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概览

在多方复审 (IPR) 实践的基础上,博钦在专利再颁和单方复审应用方面也拥有丰富的经验。  作为 IPR 中被质疑的专利所有者,提出再颁专利申请具有重要战略优势。  而且,站在原告的角度,IPR 可能会因种种原因被拒绝,而单方复审依然可以向专利所有者施加压力。  不论哪种情况,博钦已代表客户提出数百次再颁专利申请和单方复审请求。

补充复审

专利颁发后,所有者可以提出补充复审请求,通过确定一个或多个基于任何理由的、新的潜在重大可专利性问题修改权利要求。  《美国发明法》(AIA) 框架下的这个新程序旨在使专利持有人免于不公正行为要求,以及让美国专利及商标局 (USPTO) 考虑专利或印刷出版物参考文献以外的问题。

中央复审部门 (CRU) 将审查所有补充复审请求,并在提出请求后三个月内确定专利持有人发现的问题中是否存在任何新的实际重大可专利性问题。  如果发现这样的新问题,将针对它们下达单方复审命令。

单方复审

与其他授权后程序不同,单方复审并不是 AIA 框架下的新程序,自 1981 年制定以来,基本没有什么变化。  该程序适用于专利持有人和第三方原告(可保持匿名),可以在专利颁发后随时提出请求。

对于想要通过专利颁发后暴露的专利或印刷出版物参考文献获得有效性推定的专利持有人,该授权后程序具有很大的吸引力。  单方复审对第三方十分有益,因为它允许质疑专利,且不用承担 AIA 规定的、适用于其他授权后程序的任何禁反言处罚。

若要修改专利或证明无效性,专利持有人或原告必须证明存在新的重大可专利性问题。  但是,支持修改或证明无效性的唯一理由是占先性或显著性,现有技术使用仅限于专利和出版物。  也不允许证据开示。

美国专利及商标局 (USPTO) 的中央复审部门 (CRU) 将审查所有单方复审请求。  只有专利持有人能够将中央复审部门 (CRU) 的判决结果上诉到专利审判和上诉委员会 (PTAB),只有否定专利审判和上诉委员会 (PTAB) 判决才能被上诉到联邦法院。

再颁程序

与补充复审类似,专利持有人可以申请再颁发,以修改专利权项,但修改的前提必须是,原始申请书中的错误会导致专利部分或全部无效或无法实行。  与单方复审一样,再颁发也不是 AIA 框架下的新程序。

此类错误包括,权利要求太广泛或太狭窄、无法使用特殊要求类型或无法要求已披露专利标的。  再颁申请可以使用任何现有技术参考文献,而且必须确定如何解决错误 — 是修改还是提出新要求。  任何拓宽要求的再颁申请都必须在初次颁发后两年内提出。 

修改后的要求将按照与任何其他专利申请相同的方式进行审查,只是可能会适用夺回原则,而且发明人必须签署再颁声明。  上诉、续期和分案都可以按与任何其他专利申请相同的方式提出,禁反言在此情况下不适用。

联系方式

Lori A. Gordon Lori A. Gordon
合伙人
华盛顿特区
电子名片 • 电子邮件

 

Babak Tehranchi, Ph.D. Babak Tehranchi, Ph.D.
合伙人
圣迭
电子名片 • 电子邮件

在多方复审 (IPR) 实践的基础上,博钦在专利再颁和单方复审应用方面也拥有丰富的经验。  作为 IPR 中被质疑的专利所有者,提出再颁专利申请具有重要战略优势。  而且,站在原告的角度,IPR 可能会因种种原因被拒绝,而单方复审依然可以向专利所有者施加压力。  不论哪种情况,博钦已代表客户提出数百次再颁专利申请和单方复审请求。

补充复审

专利颁发后,所有者可以提出补充复审请求,通过确定一个或多个基于任何理由的、新的潜在重大可专利性问题修改权利要求。  《美国发明法》(AIA) 框架下的这个新程序旨在使专利持有人免于不公正行为要求,以及让美国专利及商标局 (USPTO) 考虑专利或印刷出版物参考文献以外的问题。

中央复审部门 (CRU) 将审查所有补充复审请求,并在提出请求后三个月内确定专利持有人发现的问题中是否存在任何新的实际重大可专利性问题。  如果发现这样的新问题,将针对它们下达单方复审命令。

单方复审

与其他授权后程序不同,单方复审并不是 AIA 框架下的新程序,自 1981 年制定以来,基本没有什么变化。  该程序适用于专利持有人和第三方原告(可保持匿名),可以在专利颁发后随时提出请求。

对于想要通过专利颁发后暴露的专利或印刷出版物参考文献获得有效性推定的专利持有人,该授权后程序具有很大的吸引力。  单方复审对第三方十分有益,因为它允许质疑专利,且不用承担 AIA 规定的、适用于其他授权后程序的任何禁反言处罚。

若要修改专利或证明无效性,专利持有人或原告必须证明存在新的重大可专利性问题。  但是,支持修改或证明无效性的唯一理由是占先性或显著性,现有技术使用仅限于专利和出版物。  也不允许证据开示。

美国专利及商标局 (USPTO) 的中央复审部门 (CRU) 将审查所有单方复审请求。  只有专利持有人能够将中央复审部门 (CRU) 的判决结果上诉到专利审判和上诉委员会 (PTAB),只有否定专利审判和上诉委员会 (PTAB) 判决才能被上诉到联邦法院。

再颁程序

与补充复审类似,专利持有人可以申请再颁发,以修改专利权项,但修改的前提必须是,原始申请书中的错误会导致专利部分或全部无效或无法实行。  与单方复审一样,再颁发也不是 AIA 框架下的新程序。

此类错误包括,权利要求太广泛或太狭窄、无法使用特殊要求类型或无法要求已披露专利标的。  再颁申请可以使用任何现有技术参考文献,而且必须确定如何解决错误 — 是修改还是提出新要求。  任何拓宽要求的再颁申请都必须在初次颁发后两年内提出。 

修改后的要求将按照与任何其他专利申请相同的方式进行审查,只是可能会适用夺回原则,而且发明人必须签署再颁声明。  上诉、续期和分案都可以按与任何其他专利申请相同的方式提出,禁反言在此情况下不适用。

联系方式

Lori A. Gordon Lori A. Gordon
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