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概览

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作为多方复审 (IPR) 的对应程序,授权后复审 (PGR) 于 2012 年 9 月 16 日被引入《美国发明法》(AIA)。 

时间选择

第一,时间选择至关重要。  为了提出 PGR 请求,被质疑专利权项的有效申请日期必须为 2013 年 3 月 16 日(根据“发明人先申请”原则)或之后。

而且,PGR 只能用于质疑近期在短时间内颁发的专利。  必须在专利颁发(或再颁发)后九个月内提出 PGR 请求,否则,IPR 将成为适当的质疑机制。  此外,与 IPR 一样, PGR 请求必须在原告向联邦法院申请确认判决,质疑专利权项有效性之前提出。  在下方的时间选择图中,根据可用授权后方案之间的相互关系,只能在短暂的离散时间内提出 PGR 请求。

第二,除更广泛的适用现有技术外,PGR 还接受更多可用法定质疑理由。  与质疑理由仅限于占先性和显著性的 IPR 相反,PGR 可以根据任何可用于质疑专利权项有效性的理由提出。  此类理由包括占先性(第 102 条)、显著性(第 103 条)、专利适格性(第 101 条)及不符合书面描述、可实施性或不确定性(最佳实施例除外)(第 112 条)。  此外,PGR 现有技术并不局限于专利和印刷出版物。  实际上,可以根据公开使用、销售活动或其他公开披露证据指控不可专利性,以此提出 PGR 请求。

有限证据开示和禁反

第三,证据开示比 IPR 允许的范围更广,局限于与任何一方宣称的事实直接相关的证据。

最后,由于广泛且可能很严格的限制,禁反言会成为成功运用 PGR 的重大障碍。  禁反言适用于之前提出的问题,或者按理本可以在美国专利商标局 (USPTO)、联邦地区法院或国际贸易委员会 (ITC) 提起诉讼的问题。

授权后复审时间表

与 IPR 一样,PGR 也同样采用在 USPTO 行政法官组面前进行的、类似于审判的程序。  如下所示,PGR 流程分为三个阶段,包括请求、证据开示和听证。

通过向 USPTO 提出请求,申请进行 PGR。  请求必须满足特定要求。  包括以下所有方面:

  1. 确定真正的利害关系人。
  2. 确定被质疑的权项,以及这些权项不可专利性的理由说明。
  3. 提供详细的证据相关性说明。
  4. 支付申请费。

请求可能还包括技术声明,以及支持原告论证的证据和观点。  重要的是,此请求必须在专利颁发后九个月内提出。

提出请求后,专利所有者有三个月的时间提交初步回复。  该回复是可选操作,专利所有者必须权衡该早期回复的积极和消极影响。  至少,初步回复可为专利所有者提供一次劝说专利审判和上诉委员会 (PTAB) 不启动 PGR 的机会。  重要的是,专利所有者不可以在此阶段针对有效性质疑提交证据或反驳声明。

提出请求后六个月内,专利审判和上诉委员会 (PTAB) 将审查请求书和专利所有者的初步回复(如有),如果确定原告至少在请求书的一项被质疑权项方面拥有获胜的合理可能性,则启动审判。  在做出启动决定时,PTAB 会缩小问题范围,给出初始权项解释,并提供关于在审判程序中存在争议的不可专利性理由的详细信息。

证据开示和听证阶

程序启动后,PTAB 会发布审判进程表,以便在 12 个月内作出判决。  根据审判进程表,专利所有者将获得大约三个月的时间,用于对原告的支持证据进行开示,并提交正式回复或修改动议。  证据开示的范围还在不断变化。  但是,(有时)允许提供申诉人和其他证人的证词。

然后,原告将获得三个月的期限,用于对专利所有者的支持证据进行开示,并提交答辩书或反驳拟议修正案所需的论据。  口头听证前,会提供短时动议期限。口头听证后,PTAB 将下发关于被质疑权项的可专利性的最终书面决定。  除非 PTAB 已按照法律依据判决争端,涉及相应诉讼的相关方可以在诉讼期间达成和解。  专利所有者和原告都可以将 PTAB 的最终判决结果上诉到美国联邦巡回上诉法院。

以下是 PGR 程序的标准时间表:

作为多方复审 (IPR) 的对应程序,授权后复审 (PGR) 于 2012 年 9 月 16 日被引入《美国发明法》(AIA)。 

时间选择

第一,时间选择至关重要。  为了提出 PGR 请求,被质疑专利权项的有效申请日期必须为 2013 年 3 月 16 日(根据“发明人先申请”原则)或之后。

而且,PGR 只能用于质疑近期在短时间内颁发的专利。  必须在专利颁发(或再颁发)后九个月内提出 PGR 请求,否则,IPR 将成为适当的质疑机制。  此外,与 IPR 一样, PGR 请求必须在原告向联邦法院申请确认判决,质疑专利权项有效性之前提出。  在下方的时间选择图中,根据可用授权后方案之间的相互关系,只能在短暂的离散时间内提出 PGR 请求。

第二,除更广泛的适用现有技术外,PGR 还接受更多可用法定质疑理由。  与质疑理由仅限于占先性和显著性的 IPR 相反,PGR 可以根据任何可用于质疑专利权项有效性的理由提出。  此类理由包括占先性(第 102 条)、显著性(第 103 条)、专利适格性(第 101 条)及不符合书面描述、可实施性或不确定性(最佳实施例除外)(第 112 条)。  此外,PGR 现有技术并不局限于专利和印刷出版物。  实际上,可以根据公开使用、销售活动或其他公开披露证据指控不可专利性,以此提出 PGR 请求。

有限证据开示和禁反

第三,证据开示比 IPR 允许的范围更广,局限于与任何一方宣称的事实直接相关的证据。

最后,由于广泛且可能很严格的限制,禁反言会成为成功运用 PGR 的重大障碍。  禁反言适用于之前提出的问题,或者按理本可以在美国专利商标局 (USPTO)、联邦地区法院或国际贸易委员会 (ITC) 提起诉讼的问题。

授权后复审时间表

与 IPR 一样,PGR 也同样采用在 USPTO 行政法官组面前进行的、类似于审判的程序。  如下所示,PGR 流程分为三个阶段,包括请求、证据开示和听证。

通过向 USPTO 提出请求,申请进行 PGR。  请求必须满足特定要求。  包括以下所有方面:

  1. 确定真正的利害关系人。
  2. 确定被质疑的权项,以及这些权项不可专利性的理由说明。
  3. 提供详细的证据相关性说明。
  4. 支付申请费。

请求可能还包括技术声明,以及支持原告论证的证据和观点。  重要的是,此请求必须在专利颁发后九个月内提出。

提出请求后,专利所有者有三个月的时间提交初步回复。  该回复是可选操作,专利所有者必须权衡该早期回复的积极和消极影响。  至少,初步回复可为专利所有者提供一次劝说专利审判和上诉委员会 (PTAB) 不启动 PGR 的机会。  重要的是,专利所有者不可以在此阶段针对有效性质疑提交证据或反驳声明。

提出请求后六个月内,专利审判和上诉委员会 (PTAB) 将审查请求书和专利所有者的初步回复(如有),如果确定原告至少在请求书的一项被质疑权项方面拥有获胜的合理可能性,则启动审判。  在做出启动决定时,PTAB 会缩小问题范围,给出初始权项解释,并提供关于在审判程序中存在争议的不可专利性理由的详细信息。

证据开示和听证阶

程序启动后,PTAB 会发布审判进程表,以便在 12 个月内作出判决。  根据审判进程表,专利所有者将获得大约三个月的时间,用于对原告的支持证据进行开示,并提交正式回复或修改动议。  证据开示的范围还在不断变化。  但是,(有时)允许提供申诉人和其他证人的证词。

然后,原告将获得三个月的期限,用于对专利所有者的支持证据进行开示,并提交答辩书或反驳拟议修正案所需的论据。  口头听证前,会提供短时动议期限。口头听证后,PTAB 将下发关于被质疑权项的可专利性的最终书面决定。  除非 PTAB 已按照法律依据判决争端,涉及相应诉讼的相关方可以在诉讼期间达成和解。  专利所有者和原告都可以将 PTAB 的最终判决结果上诉到美国联邦巡回上诉法院。

以下是 PGR 程序的标准时间表:

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Lori A. Gordon Lori A. Gordon
合伙人
华盛顿特区
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Babak Tehranchi, Ph.D. Babak Tehranchi, Ph.D.
合伙人
圣迭
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